离职一年内完成的技术成果是否当然归个人——职务发明创造“本职工作相关性”的裁判方法

在职务发明创造纠纷中,离职后完成的发明成果是否仍应认定为职务发明,是实践中争议最为集中的问题之一。人民法院案例库入库案例显示,判断发明创造的权属,并非以“是否离职”为机械标准,而是应当回归发明内容与原单位本职工作的实质关联。本案围绕离职一年内完成的芯片技术发明,系统阐明了“本职工作相关性”的认定路径,对企业技术成果保护及研发人员流动中的权利边界具有重要指引意义。

入库编号
2025-13-2-160-006

案例名称
扬州杰某公司诉安徽安某公司、汪某恩专利权权属纠纷案
——职务发明创造认定中与原单位本职工作相关性的判断

关键词
民事
专利权权属、侵权
发明专利权权属
职务发明创造
本职工作
相关性

基本案情
原告扬州杰某公司诉称:2009年5月至2014年1月期间,汪某恩先后任扬州杰某公司副总经理、董事长等职务,一直负责并参与半导体芯片、电子器件的研究及运营工作,扬州杰某公司以汪某恩为独立发明人或合作发明人申报了多项专利并获得授权。一项专利号为20131053****.1、名称为“一种汽车整流芯片及其整流基材的制备方法”的发明专利(以下简称涉案专利)的申请日为2013年10月31日,专利权人为安徽安某公司,发明人为汪某恩,系汪某恩自扬州杰某公司离职后一年内作出且与其在扬州杰某公司承担的本职工作有关的发明创造,应归扬州杰某公司所有。故请求法院判令:1.确认涉案专利归扬州杰某公司所有;2.安徽安某公司承担本案诉讼费用。

法院经审理查明:涉案专利申请过程中,国家知识产权局于2015年8月25日发出第一次审查意见通知书并认为:涉案专利申请文本中的权利要求1相对于最接近的现有技术并结合对比文件2(系专利号20101016****.6、名称为“一种二极管芯片及其加工工艺”的发明专利,以下简称8367号专利,该专利的第一发明人系汪某恩)及本领域的公知常识不具有创造性,在此基础上引用权利要求1的涉案专利权利要求2-5均不具备创造性;独立权利要求6相对于最接近的现有技术对比文件2并结合其他现有技术及本领域的公知常识不具有创造性,在此基础上权利要求7-10也不具备创造性。2015年12月28日,涉案专利的申请人安徽安某公司提交了意见陈述书及经过修改的权利要求,将原来的10项权利要求修改为9项权利要求。国家知识产权局于2016年1月28日发出第二次审查意见通知书并认为:涉案专利修改后的权利要求1相对于最接近的现有技术并结合对比文件2及本领域的公知常识不具有创造性,在此基础上引用权利要求1的涉案专利权利要求2-4均不具备创造性;权利要求5-9对应于修改前的权利要求6-10,因其未作实质性修改故同第一次审查意见,即修改后的权利要求6-9也不具备创造性。

安徽省合肥市中级人民法院于2022年4月25日作出(2022)皖01民初85号民事判决:驳回扬州杰某公司的诉讼请求。扬州杰某公司不服,向最高人民法院提出上诉。最高人民法院于2023年10月16日作出(2022)最高法知民终1506号民事判决:一、撤销安徽省合肥市中级人民法院于2022年4月25日作出的(2022)皖01民初85号民事判决;二、名称为“一种汽车整流芯片及其整流基材的制备方法”、专利号为20131053****.1的发明专利权归扬州杰某公司所有。

裁判理由
本案中,汪某恩从扬州杰某公司离职的时间为2013年6月30日,故涉案专利是汪某恩从扬州杰某公司离职一年内作出的发明创造。而本案的争议焦点为涉案专利是否与汪某恩在扬州杰某公司的本职工作或被分配的任务有关。

本案中,扬州杰某公司的经营范围包括半导体芯片、新型电子器件的生产、加工、销售及货物进出口业务,汪某恩在扬州杰某公司任职期间一直从事并负责芯片及相关技术的研发工作,汪某恩等发明人为扬州杰某公司贡献了包括8367号专利在内的多项职务发明创造。8367号专利名称为“一种二极管芯片及其加工工艺”,涉案专利名称为“一种汽车整流芯片及其整流基材的制备方法”,二者均属芯片加工技术领域的发明创造。特别是在涉案专利申请审查过程中,国家知识产权局两次发出的审查意见通知书均将8367号专利作为评价涉案专利创造性的现有技术甚至是最接近的现有技术,并认为涉案专利申请文本及2015年12月28日修改文本的权利要求1及其从属权利要求相对于最接近现有技术并结合8367号专利及本领域的公知常识不具备创造性;涉案专利申请文本的独立权利要求6及其从属权利要求7-10对应于2015年12月28日修改文本的权利要求5及其从属权利要求6-9,相对于最接近的现有技术即8367号专利并结合其他现有技术及本领域的公知常识不具备创造性。同时,汪某恩系8367号专利的第一发明人,8367号专利的申请时间及授权时间均处于汪某恩在扬州杰某公司任职期间,且涉案专利系汪某恩从扬州杰某公司离职后4个月左右的时间内作出的发明创造,故涉案专利与汪某恩在扬州杰某公司从事的本职工作具有较强的相关性,应当认定涉案专利系汪某恩为扬州杰某公司作出的职务发明创造。

裁判要旨
判断发明创造是否与发明人在原单位承担的本职工作有关,应当注意审查发明人的工作职责范围、具体的工作内容等是否与诉争发明创造的研发存在关联,如可从发明人的员工身份关系、在原单位从事或被分配的工作、发明创造与工作内容的相关性等方面进行评判。

关联索引
《中华人民共和国专利法》第6条(本案适用的是2008年修正的《中华人民共和国专利法》第6条)
《中华人民共和国专利法实施细则》第13条、第14条(本案适用的是2010年修订的《中华人民共和国专利法实施细则》第12条、第13条)

一审:安徽省合肥市中级人民法院(2022)皖01民初85号民事判决(2022年4月25日)
二审:最高人民法院(2022)最高法知民终1506号民事判决(2023年11月8日)

(知产法庭)

案例评析

本案的核心价值,在于对“离职一年内完成的发明是否当然归个人”这一常见误区作出了明确澄清。人民法院并未将离职行为视为职务发明认定的分水岭,而是坚持从发明内容与原单位本职工作的实质联系出发进行判断。

首先,本案确立了“本职工作相关性”的实质审查标准。法院不仅考察发明完成时间,更重点关注发明人原有岗位职责、长期从事的技术领域以及其在职期间形成的技术积累。只要发明创造与原单位的业务范围、研发方向及发明人履职内容具有高度关联,即便发生在离职之后,仍可能构成职务发明

其次,裁判对专利审查过程中的技术比对给予高度重视。国家知识产权局在审查中反复将发明人在原单位完成的专利作为最接近现有技术,客观反映了两项技术成果之间的内在延续性。这一事实成为认定相关性的关键技术证据,也提示实务中应充分关注专利审查材料在权属争议中的证明价值。

再次,本案对企业技术成果保护具有重要现实意义。若仅以“离职”为由否认职务发明属性,将极易导致企业核心技术通过人员流动被整体外移,不利于研发投入的长期稳定预期。最高人民法院在本案中的裁判立场,有助于在人才流动自由与企业技术保护之间建立合理平衡。

从实务角度看,本案对用人单位与研发人员均具有明确指引意义。企业应通过岗位职责、研发任务分配及成果归属约定,夯实职务发明认定的基础;研发人员亦应清醒认识到,离职并不当然切断其技术成果与原单位之间的法律联系。

整体而言,本案通过对“本职工作相关性”的精细化判断,为职务发明创造权属纠纷提供了一套清晰、可操作的裁判方法,也为类似案件的处理提供了重要参照。

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孙万松律师

现执业于北京德和衡(上海)律师事务所,上海市律师协会物业管理研究委员会委员及上海市浦东新区人民调解中心调解员。自2017年加入德和衡以来,凭借其十余年的丰富法律实践经验,已成为商事诉讼、仲裁以及替代争议解决(ADR)领域的资深专家。在处理复杂的商事诉讼和仲裁案件方面表现卓越,尤其擅长于公司控制权争夺、股权争议、商业地产租赁、买卖合同、建设工程合同等纠纷的解决。曾主办并成功代理过多起疑难、复杂且标的额较大的民商事诉讼仲裁案件,其专业能力和经验在法律界内外均得到了高度认可。