成品药销售地未必是方法专利侵权地——直接获得产品与管辖连接点

活性成分制备方法的保护,不能不加区分地延伸到成品药销售。结合药店所在地管辖案例,分析直接获得产品、后续工序与被告连接点。

入库编号

2026-13-2-167-002

案例名称

隆某有限公司诉四川弘某药业有限公司、成都康某药业集团股份有限公司等侵害发明专利权纠纷管辖权异议案
关于侵害化合物活性成分制备方法专利侵权案件管辖连结点的认定
(知产法庭)

关键词

民事;专利权权属、侵权;管辖权异议;方法专利;依照专利方法直接获得的产品;管辖连结点

基本案情

隆某有限公司(以下简称隆某公司)系保护一种氢溴酸伏硫西汀化合物的制备方法的专利(专利号为20121003****.8、名称为“作为用于治疗认知损伤的、具有结合的对血清素再吸收、5-HT3和5-HT1A活性的化合物的1-[2-(2,4-二甲基苯基硫烷基)-苯基]哌嗪”)的专利权人。该公司在上海博某大药房有限公司(以下简称上海博某公司)购得由成都康某药业集团股份有限公司(以下简称成都康某公司)生产的被诉侵权片剂,其中包含活性成分氢溴酸伏硫西汀。经检测,其制造方法落入案涉专利权的保护范围。四川弘某药业有限公司(以下简称四川弘某公司)系成都康某公司的全资子公司,其制造氢溴酸伏硫西汀原料药并提供给成都康某公司使用,用于制造被诉侵权片剂。同时,四川弘某公司和成都康某公司还对外许诺销售氢溴酸伏硫西汀原料药。

隆某公司以四川弘某公司、成都康某公司、上海博某公司均构成侵权,应当承担侵权责任为由,向上海知识产权法院提起诉讼。四川弘某公司、成都康某公司在一审提交答辩状期间,对管辖权提出异议,认为:被诉侵权片剂不属于使用案涉专利权利要求所保护的制备方法获得的原始产品,上海博某公司销售被诉侵权片剂的行为不属于侵害案涉专利权的行为;隆某公司以上海博某公司住所地或者其销售被诉侵权片剂的行为地作为管辖连结点,属于任意制造管辖连结点;成都康某公司、四川弘某公司的被诉侵权行为均发生在四川省,应将本案移送四川省成都市中级人民法院管辖。

上海知识产权法院于2024年6月3日作出(2024)沪73知民初68号民事裁定:驳回成都康某公司、四川弘某公司对本案管辖权提出的异议。成都康某公司、四川弘某公司不服,提起上诉。最高人民法院于2024年10月15日作出(2024)最高法知民辖终194号民事裁定:撤销原裁定,本案由四川省成都市中级人民法院管辖。

裁判理由

本案的争议焦点为:上海知识产权法院对本案是否具有管辖权。

《中华人民共和国专利法》(以下简称专利法)第十一条第一款规定:“发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。”方法专利作为发明专利的一种类型,其保护范围可以依法延及产品但仅限于“依照该专利方法直接获得的产品”。对于药物活性成分化合物的制备方法专利,进一步使用该化合物以制备可被患者直接购买或者使用的成品药,还须经过必要的工序的,则成品药本身并不属于“依照该专利方法直接获得的产品”,销售该成品药的行为并不构成对前述制备方法专利的侵权,故不能以该成品药的销售地作为对前述制备方法专利侵权的行为地,并以此确定案件的管辖法院。

本案中,根据案涉专利授权公告的权利要求书以及其他在案证据,在依照案涉专利权利要求限定的方法制备药物活性成分化合物“氢溴酸伏硫西汀”的基础上,还必须经过必要且额外的步骤,才能获得被诉侵权的“氢溴酸伏硫西汀”片剂。因此,被诉侵权片剂不属于专利法第十一条规定的“依照该专利方法直接获得的产品”,上海博某公司销售被诉侵权片剂的行为,并不构成对案涉药物制备方法专利的侵权,故不能以被诉侵权片剂的销售行为地作为侵权行为地,并以此确定本案的地域管辖。

裁判要旨

制造方法专利的保护范围可以依法延及产品但仅限于“依照该专利方法直接获得的产品”。对于药物活性成分化合物的制备方法专利,进一步使用该化合物以制备可被患者直接购买或者使用的成品药,还须经过必要的工序的,则成品药本身并不属于“依照该专利方法直接获得的产品”,销售该成品药的行为并不构成对前述制备方法专利的侵权,故不能以该成品药的销售地作为对前述制备方法专利侵权的行为地,并以此确定案件的管辖法院。

关联索引

《中华人民共和国专利法》(2020年修正)第11条

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕21号)第13条

一审:上海知识产权法院(2024)沪73知民初68号民事裁定(2024年6月3日)

二审:最高人民法院(2024)最高法知民辖终194号民事裁定(2024年10月15日)

案例评析

本案从管辖争议切入,但决定地点能否成立的前提,是被指控的销售行为是否属于案涉方法专利保护的行为。权利人保护的是活性成分化合物的制备方法,不能只因为最终片剂含有该成分,就把片剂的任意销售地认定为该方法的侵权行为地。确定连接点之前,应先说明保护范围与所指行为之间的联系。

方法专利可依法延及直接获得的产品,但直接这一限制具有实际意义。本案活性成分制成片剂还需必要、额外工序,法院据此认定片剂不属于案涉方法直接获得的产品。律师应结合权利要求和生产流程解释不同阶段,不能只按化合物名称相同判断,也不能由本案概括所有后续加工产品在任何方法专利中都不受影响。

本案药店销售成品片剂的行为不能形成相应管辖连接点,二审因此将案件交由成都法院管辖。把本地销售者列为共同被告,应有与案涉权利相应的行为基础,而非仅为便利选定法院。代理人需要在起诉阶段核查各主体分别制造、使用、销售或许诺销售什么,避免将原料药与成品药全部写成同一对象。

生产环节的技术方案、供货关系和后续制剂步骤,应有具体材料支持。说明专利方法及直接产品,与证明生产者是否实际采用该方法是不同任务。这里属于基于本案的证据建议,不能只依据原料提供方与制剂公司为母子公司,就推定它们共同实施全部被指控行为。

管辖结论不等于法院已经判定所有生产和原料销售行为均不侵权。本案否定的是特定成品药销售地作为案涉方法侵权地的依据,其他主体及其他行为仍需在相应实体审理中查明。同样,销售片剂对本案方法专利不形成所述侵权,不代表该药物在其他产品或用途专利下当然没有风险。

被告提出管辖异议时,可具体解释案涉方法输出的产品、片剂形成所需工序和本地销售行为为何不能对应保护范围,而不宜只声称制造活动在外地。原告回应则应说明权利要求如何覆盖所依赖的行为与对象。双方把技术范围放到连接点论证中,有助于避免先选地点、再倒推侵权关系。

本案与标准必要专利实施地或一般合同管辖文章的判断结构不同,核心是连接点所依赖的销售行为不属于该项方法专利的延及范围。律师应以具体权利、具体产品阶段与具体被告行为为起点,分别组织管辖和实体证明,既防止人为制造地点,也避免用一项管辖裁定否定尚未审理的全部专利责任。

孙万松律师

现执业于北京德和衡(上海)律师事务所,上海市律师协会物业管理研究委员会委员及上海市浦东新区人民调解中心调解员。自2017年加入德和衡以来,凭借其十余年的丰富法律实践经验,已成为商事诉讼、仲裁以及替代争议解决(ADR)领域的资深专家。在处理复杂的商事诉讼和仲裁案件方面表现卓越,尤其擅长于公司控制权争夺、股权争议、商业地产租赁、买卖合同、建设工程合同等纠纷的解决。曾主办并成功代理过多起疑难、复杂且标的额较大的民商事诉讼仲裁案件,其专业能力和经验在法律界内外均得到了高度认可。